EURÓPAI JOGI FIGYELŐ

HALBAUER JÓZSEF

Gyógyszeripari tárgyú találmányok feltártságának megítélése
az Európai Szabadalmi Hivatal esetjoga alapján

---

Bevezetés
1. Az európai szabadalmi engedélyezési eljárás

1.1. A kielégítő feltárás megítélése alapvető szempont az ESzH előtt folyó eljárásokban
1.2. A találmány feltárása annak kielégítő ismertetését jelenti
1.3. Szakember tudása felöleli a technika állását
1.4. A kielégítő feltárás
2. Esetjogi összefoglaló
2.1. A bejelentésnek a kielégítő feltárás megítélésében releváns részei
2.2. A szakember tudása alapvető jelentőségu a kielégítő feltárás megítélésénél
2.3. Világos és hiánytalan feltárás
2.4. Megvalósíthatóság "különösebb nehézség" nélkül
3. Részletes esetjogi elemzés
3.1. A T 0251/95 jogeset
3.2. A T 0548/91 jogeset
3.3. A T 0051/87 jogeset
3.4. A T 0716/94 jogeset
Összefoglalás
Függelék
Irodalom

---

I. Bevezetés

A (jelenleg is hatályos) 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról(1),(2) már a jogharmonizációs törekvések jegyében született, tekintettel arra, hogy Magyarország csatlakozni kíván az európai szabadalmak megadásáról szóló Európai Szabadalmi Egyezményhez (EPC).
Az új törvény (és az azt kiegészítő rendeletek) után a jogalkalmazási gyakorlat is megújításra szorul. Többek között azért is, mert (ellentétben a régi törvénnyel, amely pótpéldák becsatolását megengedte) a bővítő értelmu módosítás tilalma miatt különösen fontos a kielégítő feltárás fogalmának megfelelő tisztázása.
Ezen megújulás kimunkálásához célszeru az Európai Szabadalmi Hivatal (ESzH) Felszólalási Osztályainak és Fellebbezési Tanácsainak döntéseiben megtestesülő eddigi eredményeket is felhasználni.
Az előbbi törekvést már eddig is számos elemző-értékelő szakcikk fémjelzi, (7)-(11) de a feladat még korántsem tekinthető befejezettnek.
Az alábbi munka azt kísérli meg feltárni, hogy az oltalmazni igényelt találmány feltárása iránti követelménnyel kapcsolatban az ESzH milyen gyakorlatot követ.

1. Az európai szabadalmi engedélyezési eljárás

Az eljárás az igénybejelentéssel indul meg, amelynek kellékeit, annak tartalmi és alaki előírásait az Európai Szabadalmi Egyezmény (EPC) 78. cikkelye, valamint az Egyezmény Végrehajtási Szabályzata (VSz) 27. és 29. szabályai(3) írják elő. Az EPC és VSz által nem szabályozott esetekben a kiegészítésükre megalkotott Útmutató az Európai Szabadalmi Hivatal Vizsgálataihoz (Útmutató)(4) ad eligazítást.
Mint ismeretes, az eljárás kétszakaszos, az elsőt az újdonságvizsgálati jelentés közzététele zárja le.
A második szakasz, az érdemi vizsgálat külön kérelemre, az EPC 96. cikkelye alapján történik meg, és az EPC 97. cikkelye szerinti lehetséges eredménnyel (elutasítás vagy engedélyezés) zárul.

1.1. A kielégítő feltárás megítélése alapvető szempont az ESzH előtt folyó eljárásokban

Az engedélyezési eljárásnak az érdemi vizsgálati szakasza során vizsgált feltételek [EPC 96. cikkely (2) bekezdés] egyike a kielégítő feltárás (EPC 83. cikkely) vizsgálata is. Egy további vizsgálati feltétel a bővítő értelmu módosítás tilalma [EPC 123. cikkely (2) bekezdés], aminek vizsgálata szintén a kielégítő feltárás megítélésével függ szorosan össze.
A megadott szabadalommal kapcsolatban jogorvoslati (felszólalási és fellebbezési) eljárások indíthatók, amelyeknek egyik lehetséges jogalapja a kielégítő feltárás hiánya (EPC 100. és 106. cikkely).
A bejelentés ellen megsemmisítési eljárás is kezdeményezhető, többek között ismét a kielégítő feltárás hiányában [EPC 138. cikkely (1) bekezdés (b) pontja].
A kielégítő feltárás tehát az EPC alapvető, a szabadalmazhatósági alapfeltételekkel egyenrangúan kezelt fontos szempontja. Az Útmutató(4) (C rész II. fejezet 4.10 szakasz) a bejelentőt teszi felelőssé azért, hogy e szempont már a bejelentés benyújtásakor teljesüljön.

1.2. A találmány feltárása annak kielégítő ismertetését jelenti

A jogszabály szövegét elemezve és öszegezve; az igénypontok az oltalmi igény tárgyának (azaz a találmánynak) egyfajta speciális formájú és megfogalmazású definícióját, míg a leírás a találmány leíró ismertetését kell hogy tartalmazza.
Az igénypontbeli definíció a találmány
a) ismert és
b) megkülönböztető (azaz új)
jellemzőin (ismérvein) keresztül történik.
Az egyezmény idézett cikkelyei egyértelmuen utalnak az ismertetés módjára, a céljára, de még a cél elérésének a mértékére is. Ezek szerint a találmány ismertetését tehát
a) a definícióhoz felhasznált (azaz az ismert és megkülönböztető) muszaki jellemzőkön keresztül, és
b) olyan világosan és teljességgel kell megtenni, hogy a találmány megérthető legyen, mégpedig
c) oly mértékben megérthető, hogy az ismertetés és saját tudása alapján szakember (képzett, az adott szakterületen járatos személy) a találmányt tudja (legyen képes) reprodukálni (megvalósítani).
A c) pont értelmében a "szakember tudása" alapvető fogalom, hiszen ez az a "mérték", amivel az "ismertetés jóságát" - kielégítő voltát - lehet "megmérni". Az eddigiek alapján és fontossága ellenére a szakember tudása definiálatlan fogalomnak tunik, de a "technika állása" fogalmával pontos tartalommal tölthető meg.

1.3. Szakember tudása felöleli a technika állását

A "technika állása" fogalmát az EPC 54. cikkely (2) bekezdése kimerítő mértékben definiálja.
Jelentése: az egész emberiség közös, egy adott időpontig megszerzett, (tehát időben növekvő) ismeret-tudás- halmaza, amelynek tartalma azonban bármely időpont (dátum) alapján egyértelmuen megállapítható. Ugyanakkor (definíció szerint) bárki, bármikor hozzáférhet, és meríthet is belőle.
A szakember (egy, a szóban forgó területen jártas személy) nem tekinthető valóságos személynek, talán leginkább egy "robot"-nak, abban az értelemben, hogy mindenre képes és meg is tud tenni, amihez a szükséges tudás (ismeret, információ a memóriájában) már a rendelkezésére áll. A rendelkezésre álló ismereteket képes feldolgozni is, azaz értelmezni, csoportosítani, értékelni, sőt a közöttük meglévő összefüggés(eke)t és ellentmondás(oka)t felismerni. De új tudást kizárólag átvenni képes, teremteni nem. (Egy könyvtár is csak tárolja a könyveket, azok másutt születnek.)
Ebben a megvilágításban a (robot) memóriájának a tartalma felel meg a szakember (egy, a szakmában jártas személy) tudásának. Ez a tudásmennyiség bármely (korábbi vagy későbbi) dátumnak megfelelő szintre "be is állítható" (a technika állásából való kiegészítéssel, illetve törlés útján).
Az "ismertetés jóságának" megítéléséhez (bármely dátum szerint "állítjuk is be" azt gondolatban) a szakember tudását is két részből; egy általános "alap-" ismeretből, valamint a szakterület fejlődésének (leg)"friss"- (ebb) eredményeit jelentő ismeretekből állónak kell tekinteni. Az előbbit a szakképzési tananyag, valamint az összefoglaló szakkönyvek tartalma, utóbbit pedig a friss ("current") szakirodalmi közleményekben foglaltak jelenítik meg.

1.4. A kielégítő feltárás

Az előző pontok tartalmának szintézise így foglalható össze.
A találmány leírásbeli feltárása akkor megfelelő, ha az a szakember tudását éppen megfelelő (azaz éppen annyi és olyan) ismerettel egészíti ki, hogy ezek együttesen már elégségesek legyenek a megvalósításhoz.
Az ismertetésnek is két szinten, mégpedig a találmány jellemzőinek igénypontbeli (ismert és megkülönböztető jellemzők) csoportosítása szerint kell megtörténnie.
Az ismert jellemzőkre vonatkozó tudnivalók a szakember "alap-" és "friss" ismeretéhez tartoznak.
_ Az "alap-"ismereteket nem szükséges részletezni, de utalni ezekre mindenképpen célszeru.
_ A "friss" ismeretek körét az előbbieknél részletesebb mértékben és a forrás megjelölésével együtt célszeru a leírás részévé tenni.
A találmány megkülönböztető jellemzőire vonatkozó tudnivalók nem tartozhatnak szakember ismeretei körébe. Mivel az erre vonatkozó tudást csak a leírásból lehet megszerezni, ezért azt éppen a különbözőség mértékében (azaz a szakember tudására visszavezetve) kell a megvalósíthatóság céljából a leírásban ismertetni.
A kiviteli példák szerepe kettős; teljesíteniük kell a VSz 27. szabály (1) bekezdés (e) pont előírását, továbbá a találmányi ismertetést a gyakorlati szempontok oldaláról is meg kell világítaniuk.

2. Esetjogi összefoglaló

Az ESzH időszaki kiadványában összefoglaló értékeléseket tesz közzé(5) a felszólalási és fellebbezési ügyekben meghozott döntésekről, amelyeknek egyik célja éppen a jogalkalmazási gyakorlatnak a nyilvánosság elé tárása.
Ennek a kiadványnak az elektronikus változata (a papírváltozatnál gyakoribb frissítéssel) ma már az interneten is elérhető.(6) Az azonos szerkezeti rendben megjelenő mindkét (papír- és elektronikus) kiadványnak a II. rész A fejezete tartalmazza a kielégítő feltárással kapcsolatos döntések kivonatait.
A következő négy szakasz az elektronikus változat(6) kivonatos összefoglalóját tartalmazza.

2.1. A bejelentésnek a kielégítő feltárás megítélésében releváns részei

a) A kielégítő feltárás megítélésében hozott döntést az egész bejelentés alapján (ideértve mind a leírást, mind az igénypontokat) kell elvégezni.
b) Az a tény, hogy egy találmány bizonyos lényeges elemére nincs utalás sem a leírásban, sem az igénypont(ok)ban, sem pedig a rajzokban, még nem jelenti szükségszeruen az elégtelen feltárás tényét.

2.2. A szakember tudása alapvető jelentőségu a kielégítő feltárás megítélésénél

a) A szakember tudását felhasználhatja a bejelentésbeli információk kiegészítésére és a leírás hibáinak felismerésére, majd javítására is.
b) Az az információ, amely átfogó kutatás eredményeként születik meg, nem tekinthető a szakember tudásának.
c) Csak a szakember számára elérhetővé vált szabadalmi leírások járulhatnak hozzá a feltárás megfelelő mivoltához. Szabadalmi leírások és tudományos cikkek a szakember tudása részeként csak akkor foghatók fel, ha a találmány a haladásnak egy olyan új területére vonatkozik, amelynek az ismeretei kézikönyvben még nem állnak rendelkezésre.
d) Ha egy találmány kapcsán a feltárás is és a feltalálói tevékenység is megítélendő, akkor a szakember tudásának ugyanazt a szintjét kell mindkét esetben tekintetbe venni.
e) Egy találmány akkor is megfelelően bemutatottnak tekintendő, ha a megvalósításhoz szükséges információ a leírásban csak szukszavúan áll rendelkezésre, de történik hivatkozás annak eredeti forrására, függetlenül az eredeti forrásban használt nyelvtől.
f) A hivatkozásnak olyannak kell lennie, hogy a forrás egyértelmuen azonosítható legyen, és kizárólag nehézség nélkül elérhető irodalmi forrásra lehet hivatkozni.
g) Kétséges a feltárás kielégítő volta, ha a találmány megvalósítása kereskedelmi forgalomban ugyan beszerezhető, de nyilvánosságra nem került eljáráson, avagy termék használatán alapszik. A kétséget ezek jövőbeli esetleges beszerezhetősége okozza.

2.3. Világos és hiánytalan feltárás

a) Az igényelt lépésnek a bejelentés eredeti dokumentumai alapján, szakember képességeit meghaladó feltalálói erőfeszítés nélkül is megismételhetőnek kell lennie.
b) Amennyiben a leírás azért nem ad a találmányról kielégítő felvilágosítást, hogy megnehezítse a bitorlást, és a hiányzó ismeret szakember tudásával sem pótolható, a feltárás nem tekinthető kielégítőnek.
c) Egy találmány feltárása már akkor is kielégítőnek tekinthető, ha a leírás a megvalósításnak legalább egy módozatát világosan kijelöli. Ebben az esetben egy funkcionálisan definiált találmány néhány részletmegoldásának az ismeretlensége érdektelen a feltárás megítélésében mindaddig, amíg szakember akár a leírásból akár a saját tudásából azonos hatású helyettesítő részmegoldást megismerhet.
d) Széles oltalmi kör esetén több technikai jellemző és egynél több példa is szükséges lehet. Erről esetenként kell a döntést meghozni.
e) Az elégtelen feltárás csak vizsgálandó tényeken alapuló kétségek alapján állapítható meg.
f) A VSz 21. szabály (1) bekezdés (e) pont teljesülése nem jelenti automatikusan azt, hogy az EPC 83. cikkelye is teljesül. A vizsgálati eljárás ugyanis fordított sorrendu; a 21. szabály (1) bekezdés (e) pont vizsgálatára csak az EPC 83. cikkely teljesülése esetén kerül sor.

2.4. Megvalósíthatóság "különösebb nehézség" nélkül

a) A feltárásnak különösebb nehézség nélkül kell megvalósíthatónak lennie. Mindazonáltal egy ésszeru mennyiségu próbálkozás megengedhető, ha az kielégítő feltáráshoz vezet(het) el.
b) Az igényelt eljárás esetleges hibája nem rontja a megvalósíthatóságot, ha mindössze néhány, feltalálói lépést nem igénylő próbával a hiba orvosolható. Ugyanez vonatkozik a paraméterek rutinszeru optimálására is.
c) Az elvégzendő kísérletek vagy próbák akkor nem érintik a "különösebb nehézség nélkül" megvalósíthatóság elvét, ha azok mindenekelőtt a problémamegoldásra vonatkoznak, és nem a muködőképesség határait vannak hivatva felmérni.
d) A kísérleteknek gyorsan kell valós képet adniuk a termék gyártási módjáról.
e) Az EPC-ben nincs olyan értelmu előírás, amely szerint, ha nincs explicite kifejtve egy találmány megvalósítási módja, úgy azt néhány további, de ki nem fejtett lépés segítségével megvalósítandónak kell tekinteni. Mindössze olyan előírás van, hogy a további lépések legyenek annyira nyilvánvalóak, amelyek kifejtése felesleges.

3. Részletes esetjogi elemzés

Az egyes döntések és az eljárás menetének bővebb ismertetése CD-n is megjelenik (CD-ROM ESPACE LEGAL sorozat). Ebben a közzétett változatban több szempont szerint történő kombinált keresés is megvalósítható.
Ezt kihasználva, az: "ART: 83 AND NSzO: A61K" keresőkérdésre (jelentése: gyógyászati készítményekre vonatkozó döntések az EPC 83. cikkely vonatkozásában) 24 db találatot kaptunk. A 24-ből több találat azonos ügyet jelentett (a három hivatalos nyelvnek megfelelően egy ügy 3 "példányban" is megjelent). Több eset pedig [EPC 84. vagy 123. cikkely (2) bekezdésével] konjunkcióban tartalmazta az EPC 83. cikkelyt.
Az egyre szukülő körből a következő öt esetet választottuk ki.

3.1. A T 0251/95 jogeset

A vizsgáló osztály szabadalmat adott a bejelentőnek (szabadalmasnak, utóbb fellebbező) a következő igénypontokkal.
1. Gyulladás elleni kompozíció, amely oldatában nem keseru, nem okoz sem égető érzést a torokban, sem toxicitást az emésztőtraktusban és a következő komponenseket tartalmazza bennsőségesen elkeverve: (itt egy korrekt összetétel-definíció következik).
2., 3. Az 1. igénypont szerinti kompozíció (pontosított összetétellel).
4., 5. Pezsgő(tabletta) oldat(a) amely a 2. vagy 3. igénypont szerinti komponenseket tartalmazza vízben oldva.
6. Tabletta, amely az 1. igénypont szerinti komponenseket tartalmazza préselt formában.
7. Az 1. igénypont szerinti komponens, amelyben a hatóanyag vízoldhatatlan bevonóanyagtól mentes.
A felszólalók a szabadalom megsemmisítését kérték, (többek között) a találmány elégtelen feltárása miatt is. Indoklásukban beszámolnak egy általuk elvégzett kísérletről, amely során az 1-8. kiviteli példák betuje szerint eljárva a találmány szerinti (pezsgő)tablettát állítottak elő, majd a kapott (pezsgő)tabletta feloldása után a hatóanyag ibuprofennek mindössze 10%-a került oldatba, a további 90% oldatlanul maradt és szuszpenziót alkotott.
A szabadalmas észrevételében többek között jegyzőkönyvet nyújtott be a (pezsgő)tabletta előállításáról, amelyből kiderült, hogy a komponenseket olyan speciális sorrendben és módon dolgozták össze, amelyre a leírás valóban nem adott kitanítást. A kapott pezsgőtablettákat egy független laborban megvizsgáltatva, ott legkevesebb 92%-os kioldódást tapasztaltak.
A felszólalási osztály a szabadalmat megsemmisítette, többek között azért, mert álláspontja szerint a speciális eljárás szükséges eleme az előállításnak, de sem a leírás, sem pedig a technika állása nem utal a komponensek összedolgozásának erre a speciális módjára és sorrendjére.
A szabadalmas fellebbezést nyújtott be a felszólalási osztály fenti döntése ellen.
A korábbi felszólaló felek állásfoglalásukban a felszólalási osztály döntésének fenntartását kérték, mivel a (pezsgő)tabletta nem oldódik fel a leírásban szereplő időn belül, és a "bennsőséges keveredés" kitétel jelentése nincs a leírásban kellőképpen feltárva.
A Fellebbezési Tanács megalapozatlannak ítélte az elégtelen feltárás kifogását. Indoklásában elismerte, hogy a "bennsőséges keveredés" valóban determinálja az oldódási időt. Ez utóbbi azonban irreleváns a gyógyszerkészítmény feltárása szempontjából, mert a feloldódásnak sem a mértéke, sem pedig az időszükséglete nem olyan jellemző, amely az igényelt találmányi definíció része volna. Ezért nem is vonható a megvalósíthatóság kritériuma körébe. A pezsgőtabletták és gyártástechnológiájuk a technika állásából megismerhetők, és ezen ismeretek alapján a "bennsőséges keveredés" jellemző már pontosan értelmezhető.
Az esetjogi ismertetést összefoglalva az állapítható meg, hogy a kielégítő feltárás megítélését csak és kizárólag az igénypontban szereplő muszaki jellemzők alapján szabad és kell megítélni.

3.2. A T 0548/91 jogeset

A vizsgáló osztály szabadalmat adott a bejelentőnek (szabadalmasnak) általános képlettel és az abban szereplő szubsztituensek részletezésével jellemzett vegyületekre.
A felszólalók (utóbb fellebbezők) szót emeltek a vizsgáló osztály fenti döntése ellen. Ebben a szabadalom megsemmisítését kérték, (többek között) a találmány elégtelen feltárása miatt is.
A felszólalási osztály döntésében fenntartotta a szabadalmat az eljárás során módosított igénypontok alapján, és az elégtelen feltárás kifogását megalapozatlannak ítélte.
Előbbi felszólalók fellebbezést nyújtottak be a felszólalási osztály döntése ellen. Indoklásukban előadták, hogy az igényelt vegyületek egyik (első) csoportjának eltérő farmakológiai hatása van, és beszámoltak egy (második) szukebb csoport tagjainak előállítására tett sikertelen kísérletről, valamint egy további (harmadik) szukebb csoport elégtelen ismertetését is kifogásolták.
A szabadalmas az eljárás során a második csoportra vonatkozó, sikertelen előállítás-kísérleti beszámolóját olyan technikai megjegyzésekkel látta el, amelyek fényében (állítása szerint legalábbis) szakember az előállítási kísérletet már sikerre viheti.
A harmadik csoportra vonatkozó kifogást igényének az eljárás során megtett további módosításával (szukítésével) okafogyottá tette.
A Fellebbezési Tanács az első csoport tagjain tapasztalt eltérő farmakológiai hatást a szóban forgó, igen komplex szerkezetu vegyületek természetes velejárójának és a találmány szempontjából irrelevánsnak tartotta. Mivel a felszólalók a hiányos feltárás további bizonyítékait nem vezették elő, a Fellebbezési Tanács megállapította, hogy a szabadalom teljesíti az EPC 83. cikkely követelményét.
Az eset egyik tanulsága azonos a 3.1.-ból levonhatóval: a feltárás kötelezettsége csak az igénypontban nevesített muszaki jellemzőkre terjed ki.

3.3. A T 0051/87 jogeset

A vizsgáló osztály szabadalmat adott a bejelentőnek (szabadalmasnak, utóbb fellebbező) nyolcféle anyag bármelyikéből kiinduló hétlépéses eljárás során nyerhető (compound by process) vegyületekre.
A felszólaló az EPC 83. cikkely alapján felszólalást tett a vizsgáló osztály fenti döntése ellen, a szabadalom megsemmisítését kérve. Indoklását tanúvallomással kívánta bizonyítani, amelynek értelmében azért elégtelen a találmány feltárása, mert a leírás nem ad megfelelő kitanítást a kiindulási anyagok kinyerésére és azonosítására, kizárólag azok fermentatív úton való előállítását ismerteti.
A szabadalmas állásfoglalásában vitatta az elégtelen feltárás kifogását, hivatkozott egy, a technika állásához tartozó szabadalmi dokumentumra és egy tanúvallomásra, amely szerint a dokumentum ismeretében szakember a találmányt már különösebb nehézség nélkül megvalósíthatja.
A felszólalási osztály, a felszólalóval azonos álláspontra helyezkedve, a szabadalmat megsemmisítette. A hivatkozott dokumentumot ugyanis nem ismerte el szakember tudása részeként, ezért ítélte megalapozottnak a találmány elégtelen feltárását.
A szabadalmas fellebbezést nyújtott be a felszólalási osztály eme döntése ellen.
Érvelését arra alapozta, hogy a szakember vonatkozó ismereteinek hiánya a téma speciális, újonnan kialakuló és gyorsan fejlődő mivoltából ered. A hivatkozott szabadalmi dokumentum ismeretében (amely része a technika állásának) szakember a vitatott kiindulási anyagokat kinyerheti és azonosíthatja is.
A (korábbi felszólaló) fél állásfoglalásában
_ egyrészt nem ismerte el a hivatkozott dokumentumot a technika állása részeként (mivel az a vitatott szabadalom elsőbbségénél mindössze egy hónappal előbb jutott nyilvánosságra);
_ másrészt, mivel az eredeti leírás nem hivatkozik e dokumentumra, így ezt az új hivatkozást bővítő értelmu kiterjesztésnek tekinti.
A Fellebbezési Tanács a fellebbező álláspontját fogadta el, elismerve, hogy
_ a találmány egy gyorsan fejlődő, "szuz" területre vonatkozik;
_ a hivatkozott szabadalmi dokumentum része a technika állásának, és az
_ megfelelő kitanítást tartalmaz a vitatott kiindulási anyagokkal kapcsolatban.
Egyúttal és az iméntiek értelmében megállapítást nyert az is, hogy a hivatkozott szabadalmi dokumentumnak a leírásba építése nem jelenti a találmány bővítő értelmu kiterjesztését.
Az eset tanulságaként megállapítható, hogy a szakterület legújabb eredményeiből levonható ismeret szakember (nem "alap-"szintu, hanem "friss") tudásaként kezelhető, de csak a megfelelő ismertetés és reá való pontos hivatkozás esetén.

3.4. A T 0716/94 jogeset

A vizsgáló osztály (többek között) a találmány elégtelen feltárása miatt elutasította a bejelentő (későbbi fellebbező) szabadalmi bejelentését.
A vizsgáló osztály döntését arra alapozta, hogy ugyan a leírás szerint az igényelt vegyületek a kémiai irodalomban ismertetett standard eljárásokkal valóban előállíthatók, de sem a kiindulási anyagok, sem pedig az előállítási módszerek nincsenek a leírásban ismertetve. Pontosabban: a szubsztituálatlan fenil-akrilsav észterek előállítására valóban nyújt kitanítást a technika állása, azonban a találmány fenilcsoportjukon szubsztituált ilyen akrilsav észterekre vonatkozik. A reaktívnak tekinthető szubsztituenseknek az előállítási eljárás során való viselkedése pedig prognosztizálhatatlan.
A fellebbező (bejelentő) fellebbezést nyújtott be a vizsgáló osztály döntése ellen. Érvelését arra alapozta, hogy egy, a leírás kiegészítésére újonnan hivatkozott dokumentum tartalma alapján és annak ismeretében szakember már foganatosítani képes a kifogásolt eljárást. Ezt az állítást a fellebbező egy tanú vallomásával is alátámasztotta.
A Fellebbezési Tanács a fenti érvelést elfogadta. A fenilcsoport reaktív szubsztituenseinek előre nem látható viselkedésére épített kifogást megalapozatlannak ítélte, mert szakembertől elvárható ismeretnek tartotta, hogy a kifogásolt reaktív szubsztituenseket átmenetileg az alkalmazott reakció körülményei között stabil származékká, majd abból visszaalakítsa (védőcsoportok bevitelével, majd azok eltávolításával).
A Fellebbezési Tanács döntésével a vitatott ismereteket egy szakember alaptudásának körébe tartozónak ítélte. Vélhetően az új dokumentummal való kiegészítés hiányában is ugyanerre a döntésre jutott volna.

3.5. A T 1055/97 jogeset

A vizsgáló osztály elutasította a bejelentő megosztott szabadalmi bejelentését. A bejelentő egyik alternatív igénypontsorozatát sem találta az osztály elfogadhatónak; az egyiket bővítő értelmu kiterjesztés miatt, a másikat pedig kielégítő feltárás hiányában.
A fellebbező bejelentő új igénypontsorozatot tartalmazó fellebbezést nyújtott be a vizsgáló osztály döntése ellen, a következő főigényponttal:
Terápiás, olyan polinukleotidot magában foglaló kompozíció, amely legalább egy, a következő három csoportból választott nukleotid egységet tartalmaz:
(i) foszfát-cukor-bázis-Sig, ahol (szerkezetdefiníciók ...) Sig a bázishoz, annak megadott helyzetében kovalens kötéssel kapcsolódhat;
(ii) képlettel jellemzett ribonukleotid, ahol (szerkezetdefiníciók ...) Sig a cukorrészhez, annak megadott helyzetében kovalens kötéssel kapcsolódhat;
(iii) képlettel jellemzett nukleotid, ahol (szerkezetdefiníciók ...) Sig a foszfátrészhez képlettel jellemzett kötéssel kapcsolódhat;
mindezekben a "Sig" egy olyan csoportot jelent, amely detektálható akkor is, amikor a polinukleotid már beépült a dupla szálú RNS-be vagy DNS-be és ahol a "Sig" kötőcsoporton keresztül kapcsolódik a nevezett nukleotidhoz.
Fellebbezését a bejelentő azzal indokolta, hogy a nukleotid analógok szintézise a technika állása alapján rutinszeruen elvégezhető, a közös "Sig" szubsztituensek az eredetileg benyújtott leírás megjelölt (23., 31. és 34.) példáiban ismertetésre kerültek. Mindezek alapján szakember a találmányt aránytalan erőfeszítés nélkül is megvalósíthatja.
A Fellebbezési Tanács megállapította, hogy a közös "Sig" szubsztituensek egyrészt hatásukkal vannak jellemezve; mint olyanok, melyek biztosítják a polinukleotid detektálhatóságát a gazda nukleinsavba való beépülés után is, a leírásban pedig csak egy nem kimerítő felsorolással vannak értelmezve (többek között alifás, aromás csoport, oligo-, poliszaharid, kelátképző, mágneses anyag, glikoprotein, enzim, hormon, antitest, antigén stb.), ezekből mindössze négy vegyületcsoport (a maltotrióz, a biotin, immunogén anyag és fluoreszcein) van bemutatva.
A Fellebbezési Tanács álláspontjában elismeri, hogy a cukor-bázis-foszfát alapváz valóban rutinszeruen kialakítható. A "Sig" szubsztituensek azonban a termék megszámlálhatatlan megoldását jelentik, a kinyerésükre és azonosításukra történő kitanítás nélkül. A "terápiás" hatás úgyszintén nincs kellően definiálva, a leírás (pontosan megjelölt helyein) ugyanis olyan kompozíciókat is bemutat, amelyekben a polinukleotid nem hatóanyag, hanem egy másik hatóanyag hatását felerősítő (potencírozó) komponens.
A találmányt szakember csak komplett, kísérletes kutatómunka eredményeként valósíthatná meg, ezért a Fellebbezési Tanács az elégtelen feltárást megalapozottnak tartja.
Az esetből levonható tanulságként az állapítható meg, hogy egyrészt az elégtelen feltárás a "Sig" szubsztituens elégtelen ismertetéséből fakad, másrészt a megvalósításhoz szükséges, de hiányzó ismeretekhez szakember csak (feltalálói lépést feltételező) kísérleti munka eredményeként juthat, a meglévő tudásából való következtetéssel nem.

Összefoglalás

Az elvégzett jogeseti elemzések alapján azt - az egyébként kézenfekvő - következtetést mindenképpen le lehet vonni, hogy - tekintettel az EPC 83. és 84. cikkelyeinek szoros kapcsolatára - nem lett volna szabad egyiket (sem) a másiktól függetlenül vizsgálni.
A két cikkelynek ez a szoros kapcsolata a leírás és igénypont(ok) kölcsönös összhangjára vonatkozóan azt az elvárást tükrözi, amely a szabadalom engedélyezési eljárása során teljesítendő és el is bírálandó kritérium. A jogorvoslati és megsemmisítési eljárásoknak már csak a kielégítő feltárás lehet jogalapja.
A T 0716/94 és a T 0051/87 jogesetek a szakember tudásának fogalmi tisztázásához nyújtanak újabb támponto(ka)t. Az előbbi a szakember "alap-" tudásáról, utóbbi pedig a "friss" tudásról alkotott képünket gazdagíthatja.
A T 1055/97 -es eset (a 2.2. c) -ben leírtakkal összhangban) olyan esetet világít meg, amikor a (találmányt megvalósítani szándékozó) szakember olyan ismeretek hiányával találja magát szemben, melyeket a meglévő ("alap-" és "friss") tudásából képtelen származtatni. E hiányt átfogó kísérletezés eredményeként is csak feltalálói szintu lépés(ek) beiktatásával volna képes pótolni.
A T 0548/91 és a T 0251/95 jogesetekben hozott döntések egy új szempontra hívják fel a figyelmet. Nevezetesen arra, hogy a kielégítő feltárás kötelezettsége csak az igényponti jellemzők tekintetében áll fenn, a kötelezettség kiterjesztése ugyanúgy hiba, mint annak szukítése.
Végezetül: a felvállalt feladat nem tekinthető befejezettnek, az ESzH-val harmonizáló munka a kitekintés folyamatosságát igényli.

Függelék

Az EPC-ből idézett törvényhelyek(3) alapján

54. cikkely: ÚJDONSÁG
(1) ...
(2) A technika állása mindent magában foglal, ami az európai szabadalmi bejelentés napja előtt a köz számára szóban vagy írásban, használat révén vagy bármely más módon hozzáférhetővé vált.
(3)-(5) ...

78. cikkely: AZ EURÓPAI SZABADALMI BEJELENTÉS KELLÉKEI
(1) Az európai szabadalmi bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) ...
b) a találmány leírását;
c) egy vagy több igénypontot;
d) a rajzokat, amelyekre a leírás vagy az igénypontok hivatkoznak;
e) ...
(2) ...
(3) Az európai szabadalmi bejelentésnek meg kell felelnie a Végrehajtási Szabályzatban rögzített követelményeknek.

83. cikkely: A TALÁLMÁNY FELTÁRÁSA
Az európai szabadalmi bejelentésnek a találmány tárgyát olyan világosan és teljességgel kell feltárnia, hogy szakember azt megvalósíthassa.

84. cikkely: SZABADALMI IGÉNYPONTOK
Az igénypontoknak tartalmazniuk kell azt a tárgykört, amelyre az oltalmat kérik. Világosnak, tömörnek és a leírással alátámasztottnak kell lenniük.

96. cikkely: AZ EURÓPAI SZABADALMI BEJELENTÉS VIZSGÁLATA
(1) Ha a bejelentő vizsgálat iránti kérelmet nyújtott be, mielőtt még az európai kutatási jelentést kézhez vette volna, az Európai Szabadalmi Hivatal meghatározott határidőn belül nyilatkozattételre szólítja fel, hogy az európai szabadalmi bejelentéssel kapcsolatos eljárást tovább kívánja-e folytatni.
(2) Ha az európai szabadalmi bejelentés vizsgálata során azt állapítják meg, hogy a bejelentés vagy az abban szereplő találmány nem felel meg a jelen egyezmény követelményeinek, a vizsgálati osztály a végrehajtási szabályzat szerint - ahányszor csak szükséges - felhívja a bejelentőt, hogy a vizsgálati osztály által meghatározott határidőn belül észrevételeit nyújtsa be.
(3) Ha a bejelentő az (1) vagy (2) bekezdés szerinti felhívásra a válaszadást kellő időben elmulasztja, a bejelentést visszavontnak kell tekinteni.

97. cikkely: ELUTASÍTÁS VAGY MEGADÁS
(1) A vizsgálati osztály az európai szabadalmi bejelentést elutasítja, ha véleménye szerint a bejelentés vagy az abban szereplő találmány nem felel meg a jelen Egyezmény követelményeinek, kivéve, ha a jelen Egyezmény egyéb jogkövetkezményt ír elő.
(2) Ha a vizsgálati osztály úgy véli, hogy a bejelentés vagy az abban szereplő találmány a jelen Egyezmény követelményeinek megfelel, az európai szabadalom megadása mellett dönt a megjelölt szerződő államok tekintetében, amennyiben:
a)-c) ...
(3)-(5) ...

100. cikkely: A FELSZÓLALÁS JOGALAPJA
Fekszólalást azon az alapon lehet benyújtani, ha:
a) az európai szabadalom tárgya az 52-57. cikkely szerint nem szabadalmazható;
b) az európai szabadalom a találmányt nem tárja fel olyan világosan és teljesen, hogy azt az adott területen jártas szakember meg tudja valósítani;
c) ...

106. cikkely: FELLEBBEZÉSSEL MEGTÁMADHATÓ HATÁROZATOK
(1) Az átvevő osztály, a vizsgálati osztály, a felszólalási osztály és a jogi osztály határozatai fellebbezéssel megtámadhatók. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.
(2) ...

123. cikkely: MÓDOSÍTÁSOK
(1) ...
(2) Az európai szabadalmi bejelentés vagy európai szabadalom módosítása tárgykörében nem lehet bővebb, mint az eredetileg benyújtott szövegezésu bejelentés.
(3) Az európai szabadalom igénypontjait a felszólalási eljárás alatt nem lehet úgy módosítani, hogy az oltalom köre bővebb legyen.

138. cikkely: A MEGSEMMISÍTÉS JOGALAPJA
(1) A 139. cikkely figyelembevételével az európai szabadalmi bejelentés az adott Szerződő Állam területére nézve csak az alábbi indokok alapján nyilvánítható semmisnek:
a) ha az 52-57. cikkelyben foglaltak szerint az európai szabadalom tárgya nem szabadalmazható;
b) ha az európai szabadalom a találmányt nem tárja fel világosan és teljesen, hogy azt az adott területen jártas szakember meg tudja valósítani;
c)-e) ...
(2) Ha a megsemmisítés jogalapja az európai szabadalomra csak részben vonatkozik, a megsemmisítést az ilyen szabadalom megfelelő korlátozása formájában kell kinyilvánítani. Ha a nemzeti jog megengedi, a korlátozás az igénypontok, a leírás vagy rajzok módosításával történhet.

A VSz-ből idézett törvények(3) alapján

27. szabály: A LEÍRÁS TARTALMA
(1) A leírásban
a) meg kell nevezni azt a muszaki területet, amelyre a találmány vonatkozik;
b) meg kell jelölni a technika addigi állását, ha a bejelentő ismeretei szerint hasznosnak tekinthető a találmány megértéséhez; az európai kutatási jelentés elkészítéséhez meg kell nevezni azokat a forrásokat is, amelyekből a technika ezen állása megismerhető;
c) a találmányt oly módon kell bemutatni, ahogyan azt a szabadalmi igénypontok jellemzik, hogy ennek alapján a muszaki feladat (még ha kifejezetten nem is nevezik így) és annak megoldása érthető legyen; emellett szükség esetén meg kell nevezni a találmány előnyös hatásait a technika állásának figyelembevételével;
d) röviden le kell írni a rajz ábráit, ha ilyenek vannak;
e) részletesen le kell írni az igényelt találmány megvalósításához vezető legalább egy utat, szükség esetén példák segítségével, adott esetben utalva a rajzokra;
f) ha a találmány leírásából nem következik nyilvánvalóan, kifejezetten utalni kell rá, hogy a találmány tárgya milyen módon alkalmazható iparilag.
(2) A leírást az (1) bekezdésben említett módon és sorrend szerint kell benyújtani, hacsak a találmány természete folytán eltérő forma vagy sorrend nem eredményezné a jobb megértést vagy rövidebb kitanítást.

29. szabály: A SZABADALMI IGÉNYPONTOK
FORMÁJA ÉS TARTALMA
(1) Az oltalmi igény tárgyát a szabadalmi igénypontban a találmány muszaki jellemzőinek megadásával kell meghatározni. Ahol célszeru, a szabadalmi igénypontoknak tartalmazniuk kell:
a) a találmány tárgyának megnevezését és azokat a muszaki jellemzőket, amelyek a találmány igényelt tárgyának meghatározásához szükségesek, egymáshoz való viszonyukban azonban a technika állásához tartoznak;
b) a jellemző részt, amelyet az "azzal jellemezve" vagy az "azáltal jellemezve" szavak vezetnek be, és amely azokat a muszaki jellemzőket adja meg, melyekre vonatkozóan az a) pontban említett jellemzőkkel összekapcsolva igénylik az oltalmat.
(2)-(5) ...
(6) A szabadalmi igénypontokban, hacsak ez nem feltétlenül szükséges, a találmány muszaki jellemzői tekintetében nem lehet hivatkozni a leírásra és rajzokra. Különösen nem szerepelhetnek olyan hivatkozások, mint pl. "az amint a leírás ... részében van", vagy "amint azt a ... számú ábra mutatja".
(7) ...

Irodalom

(1)
Az 1995. évi XXXIII. törvény preambuluma; Iparjogvédelmi Szemle, 100. k., 5. sz., 1995.
(2)
Indoklás a szabadalmi törvény parlamenti vitájához; Iparjogvédelmi Szemle, 100. k., 5. sz., 1995.
(3)
Az Európai Szabadalmi Egyezmény, és Az Egyezmény Végrehajtási Szabályzata; Iparjogvédelmi Szemle, 98. Különszám, 1993.
(4)
Útmutató az Európai Szabadalmi Hivatal Vizsgálataihoz (belső használatra); 1992 január, Magyar Szabadalmi Hivatal
(5)
Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office; 3rd edition, 1998, European Patent Office
(6)
http://www.european-patent-office.org/case_law/english/index.html (utolsó frissítés 1999. aug. 10-én)
(7)
Dr. Bencze Gábor: A feltalálói tevékenység elbírálása a biotechnológiai tárgyú szabadalmaknál; Iparjogvédelmi Szemle, 103. k., 6. sz. 1998.
(8)
Pfenninberger Dóra: Az újdonság és a feltalálói tevékenység értelmezése a kémiai tárgyú bejelentéseknél; Iparjogvédelmi Szemle, 104. k., 3. sz., 1999.
(9)
Szimon Tivadarné: A módosítások lehetősége és a feltárás értelmezése az Európai Szabadalmi Hivatal esetjoga alapján; Iparjogvédelmi Szemle, 104. k., 4. sz., 1999.
(10)
Szimon Tivadarné: Meg nem engedett korlátozás új vegyületeknél; Iparjogvédelmi Szemle, 105. k., 5. sz., 2000.
(11)
Buzásné Nagy Zsuzsanna: Az egy- és kétrészes igénypontok célszeru használata; Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 106. k., 1. sz., 2001.